5.6 异议理由六：以不正当手段抢注他人已经使用并有一定影响的商标

5.6.1适用情形

初审公告商标，属于以不正当手段抢先注册异议人已经使用并有一定影响的商标的，异议人可以提起异议。

5.6.2注意事项：

基于上述理由提出异议，须满足下列条件：

可认定“已经使用”的情形包括但不限于：

①异议人通过商业宣传和生产经营活动，能够使其主张的 “未注册商标”发挥识别商品来源的作用的；

②一般在相关公众已将该“未注册商标”与异议人产生联系的情况下，只要该行为不违背异议人主观意愿的；

较高人民法院《关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》*23条

《北京市高级人民法院商标授权确权行政案件审理指南》“16.22恶意抢注的适用要件”

但是，使用在先未注册商标的商品未在中国境内流通且直接出口的，不能构成《商标法》*32条所规定的“已经使用”。

可认定“有一定影响”的情形包括但不限于：

①异议人举证证明其在先未注册商标的**度足以使被异议商标申请人明知或者应知该商标存在的；

②异议人提交在先未注册商标的持续使用时间、区域、销售量或者广告宣传等证据，足以证明该商标为一定范围的相关公众所知晓的。

《北京市高级人民法院商标授权确权行政案件审理指南》“16.24‘已经使用’的判断”，“16.25‘有一定影响’的判断”

(2)被异议商标与在先使用的未注册商标构成相同或近似商标；此 “未注册商标”，包括在被异议商标申请日前未提出商标注册申请或者已失效的商标。

（3）被异议商标*使用的商品与在先使用的未注册商标所使用的商品构成相同或者类似商品；

（4）被异议商标申请人明知或者应知他人在先使用商标。商标申请人能够举证证明其没有利用在先使用商标商誉的恶意的，不构成前款所指情形。

认定被异议商标申请人是否明知或者应知他人的未注册商标时，可以综合考虑以下因素：

①被异议商标申请人与在先商标使用人曾就商标许可、商标转让等进行联络；

②经相关机关认定，被异议商标申请人存在侵害商标权行为；

③被异议商标申请人与在先商标使用人属于**业；

④在先商标显着性较强的，被异议商标与其高度近似。

《北京市高级人民法院商标授权确权行政案件审理指南》“16.23明知或者应知的认定”

5.6.3证明在先使用商标的影响力的证据材料

（1）该商标较早使用时间和持续使用情况等相关资料；

（2）该商标所标示的商品/服务的合同、发票、提货单、银行进帐单、进出口凭据等；

（3）该商标所标示的商品/服务的销售区域范围、销售量、销售渠道、方式、市场份额等相关资料；

（4）该商标所有人在广播、电影、电视、报纸、期刊、网络、户外等媒体发布的商业广告、宣传资料及上述媒体中所有涉及到该商标的评论、报道、宣传等资料；

（5）该商标所标示的商品/服务参加展览会、博览会、**等商业活动的相关资料；

（6）该商标的获奖等商誉资料；

（7）其他可以证明该商标有一定影响的资料。

当事人提交的域外证据材料，能够证明该商标为中国相关公众所知晓的，应当予以采信。

注意：用以证明商标使用情况的证据材料，应当能够显示所使用的商标标识、商品/服务、使用日期和使用人。

商标是否具有一定影响原则上以系争商标申请日为准予以判定。

在系争商标申请日前虽曾使用并具有一定影响，但未持续使用的，还应对该商标的影响力是否持续至系争商标申请注册日予以判定。

《商标审理标准》“五、抢注他人已经使用并有一定影响商标审理标准 3已经使用并有一定影响商标的判定”

5.6.4证明被异议人采取了不正当手段抢注的证据材料

（1）证明被异议人与异议人曾有贸易往来或者合作关系的证据材料，如合同、信函、照片等

（2）证明被异议人与异议人共处相同地域或者双方的商品/服务有相同的销售渠道和地域范围的证据材料；

（3）证明被异议人与异议人曾发生过其他纠纷、可知晓在先使用人商标的证据；

（4）证明被异议人与异议人曾有内部人员往来关系的证据；

（5）证明被异议人具有以牟取不正当利益为目的，利用在先使用人有一定影响商标的声誉和影响力进行误导宣传，胁迫在先使用人与其进行贸易合作，向在先使用人或者他人索要高额转让费、许可使用费或者侵权赔偿金等行为的证据；

（6）证明异议人商标具有较强*创性，系争商标与之高度近似的证据，如商标设计合同等；

（7）其他可以认定为不正当手段的情形的证据，包括但不限于如下类型证据。

①系争商标申请人申请注册多件商标，且与他人具有较强显着性的商标构成相同或者近似的；

②系争商标申请人申请注册多件商标，且与他人字号、企业名称、社会组织及其他机构名称、**商品的特**称、包装、装潢等构成相同或者近似的；

③系争商标申请人申请注册大量商标，且明显缺乏真实使用意图的；

注意：系争商标获准注册后，系争商标申请人既无实际使用行为，也无准备使用行为，仅具有出于牟取不正当利益的目的，积极向他人兜售商标、胁迫他人与其进行贸易合作、或者向他人索要高额转让费、许可使用费、侵权赔偿金等行为的，可以判定其明显缺乏真实使用意图。

④其他可以认定为以不正当手段取得注册的情形。

《商标审理标准》“五、抢注他人已经使用并有一定影响商标审理标准 3已经使用并有一定影响商标的判定”

判断被异议商标申请人是否具有主观恶意，可以综合考虑如下因素：

（1）引证商标具有较强显着性和**度；

（2）被异议商标申请人与引证商标权利人营业地址临近；

（3）被异议商标申请人与引证商标权利人属于**业；

（4）被异议商标标志与引证商标标志基本相同且被异议商标申请人未作出合理解释。

《北京市高级人民法院商标授权确权行政案件审理指南》“15.14具有主观恶意的认定”