海外商标维权指南“马来西亚”

 (一）商标注册制度概述
申请注册马来西亚商标的主要流程为

申请一受理一审査一公告一核准发证。

申请马来西亚注册商标需要向马来西亚知识产权局提交申请，经实质审查通过后进入公告期。公告日起2个月为异议期，任何利益相关人可提出异议。公告期内无人异议或者异议不成立的，可获准注册并颁发注册证。

实践表明，马来西亚商标注册目前需要2~3年。如中途遇到驳回或异议，时间将会延长，往往可能会耗时3年以上。

马来西亚商标注册后10年有效，有效期自申请日起算；到期日前6个月内可以办理续展，宽展期6个月，此外有6个月复活期；续展有效期10年。商标注册后连续3年未在当地实际使用的，任何人可申请撤销（有不可抗力等正当理由除外）。

（二)商标被抢注的应对措施
1.律师函
商标遭遇抢注后，在对抢注商标提起正式反对措施前，被抢注人可以向抢注人发送律师函（或警告函），要求其主动撤回或注销抢注的商标等。该律师函程序虽非必经程序，但为当地通常做法，律师函往往能起到促使抢注人主动寻求洽谈、降低转让对价或者放弃争议程序等效果。

2.异议
如果被抢注的商标仍在马来西亚商标异议公告期内，企业可以通过向马来西亚知识产权局提出异议请求，避免已被抢注的商标发生效力或产生影响。在异议公告期间，任何利益相关人均可向马来西亚知识产权局提起异议。马来西亚商标异议程序如下：

(1)异议人在公告期2个月内向马来西亚知识产权局提交异议申请书。

(2)接到异议通知后，被异议人可作如下两种处理：①不作答辩，将被直接视为被异议人放弃申请；②异议答辩，被异议人在接到答辩通知2个月内进行答辩。

(3)接到被异议人答辩通知后，异议人可作如下两种处理：①提交异议证据，异议人在接到被异议人答辩通知2个月内以法定声明书的形式提交异议证据；②不提交证据法定声明书，则直接视为异议人放弃异议申请。

(4)接到异议人提交证据法定声明书通知后，被异议人可作如下两种处理。

①提交异议答辩证据，被异议人在接到异议人提交证据法定声明书通知2个月内以法定声明书的形式提交异议证据；

②不提交证据法定声明书的，则直接视为被异议人放弃申请。

(5)接到被异议人提交证据法定声明书通知后，异议人可作如下两种处理
①进行质证和证据补充，即：针对被异议人提交的证据法定声明书，异议人以法定声明书的形式提交质证意见和补充证据；

②不以法定声明书的形式补充质证意见，则该案后续流程继续进行。

(6)异议人和被异议人双方可以提交书面陈述意见。

(7)马来西亚知识产权局根据双方证据理由在1~2年内作出裁定。

(8)若对异议裁定不服，任一方可向马来西亚高等法院提起诉讼。

马来西亚异议程序允许延期，较长无理由可申请延期6个月，延期申请**过6个月的，需提供正当理由，例如正在与异议人谈判，双方共同同意延期等。

对马来西亚商标提起异议的常见理由有
(1)异议人通过在先使用或注册享有相同或类似商品上的在先相同或近似商标权。
(2)侵犯他人在先著作权、姓名权、商号权、注册工业设计权。
(3)与相同或类似及不相同或类似商品或服务上的**商标近似，造成消费者混淆误认或误导与**商标存在特定联系，侵犯他人**商标权。
(4)未经授权，代理人或者代表人以自己的名义将被代理人或者被代表人的商标进行注册。
(5)有害于社会公序良俗或者有其他不良影响等。

 3.无效宣告
如果企业商标在马来西亚遭遇抢注，无效宣告程序是较为常用的解决途径。根据马来西亚《2019商标法》可以向马来西亚高等法院对已注册商标提起无效宣告申请，但在先商标权利人同意过共存或通过诚实使用注册共存的商标，则无法基于在先权利提出无效宣告。

一般情况下，在马来西亚需要在商标注册之日起5年内提出无效宣告请求。如果注册商标是通过欺诈手段获得或违反《2019商标法》*23条*5款*1项、*3项、*4项、*5项存在如下情况，则不限定提出无效宣告请求的时间：
(1)商标使用会造成消费者混淆或违反法律规定。

(2)商标违反公共利凎或道德风尚。

(3)商标包含或由诽谤性或冒犯性或法院判决不予保护的要素
(4)商标包含商标处认为有害于国家利益或安全的要素。
(5)商标被提起诉讼时对已注册商品或服务缺乏显著性
马来西亚商标无效宣告申请需要向马来西亚高等法院提起，一般需耗时6~12个月。具体程序如下
(1)申请人向马来西亚高等法院提起无效宣告请求，并提交法定声明书；若无效诉讼符合形式要求，法院通知被申请人。
(2)被申请人提交应诉状和答辩声明书。
(3)申请人提交质证和证据补充声明书。
(4)被申请人提交质证和证据补充声明书。5)双方提交并交换书面陈述意见。
(6)双方参加听证。
(7)法院作出判决。
在法院诉讼程序中，被中请人未及时应诉的，法院可缺席判决，但并不会因被申请人未及时应诉而直接宣告无效。

 4.不使用撤销

如果被抢注商标注册满3年未使用的，还可以根据马来西亚《2019商标法》*46条对其提起连续不使用撤销申请。
在马来西亚商标撤销申请程序中，初步举证责任人为撤销申请人。为履行初步撤销举证责任，撤销申请人通常常至少在马来西亚3~4个重要州区进行商标使用情况市场调査。另一方面，被申请人需提供从撤销申请日前3个月起往前3年期间内在马来西亚的商标使用证据。使用证据需非仅为维系注册的表象使用，真实的使用即使证据量较少亦有可能维系商标注册。被申请人也可提供未在*期间内进行商标使用的正当理由，如政策原因、不可抗力等。
马来西亚商标撒销申请为**诉讼程序，应向马来西亚高等法院提起诉讼，般需耗时6~12个月，具体程序与上述无效宣告程序相同

5.双方协商
商标遭遇抢注后，在向官方对抢注商标提起正式异议或撤销或无效等措施前， 被抢注人可以和抢注人协商商标转让，或是要求抢注人主动撤回申请中的抢注商标或注销已注册的抢注商标。协商可以在尚未启动对抢注商标反制措施前进行，也可以在对抢注商标提起异议或撤销或无效等程序中同时进行，以便作为施压手段增加谈判成功率。

 (三）商标被侵权的应对措施
1.律师函
发现商标遭遇他人侵权后，在提起侵权诉讼前，商标权利人（包括商标所有人及其代理律师、许可协议约定有权警告的商标被许可使用人及其代理律师）可以向侵权人发送律师函，要求其停止侵权并对其造成的商业损失进行赔偿。该程序虽非侵权诉讼前必经程序，但为当地通常做法
律师函通常在提起侵权诉讼前1个月向侵权人发出。律师函通常需包含合理要求内容，并需给被警告人足够合理答复时间。为获得被警告人的有效的积极回应内容，律师函具体内容通常需包括：
(1)警告人身份。
(2)警告人被侵权的在先权利具体细节。
(3)警告人在先商标权具体细节。
(4)被警告人侵权行为细节。
(5)可能的索赔要求，例如假冒或非法干涉贸易损害赔偿费用。
(6)被警告人答复期限：通常合理答复时间为10-14天，若存在地理位置远等因素，可以稍合理延长时间。
(7)被警告人未按要求及时答复的后果。
(8)提起**诉讼警告。
(9)要求被警告人作为承诺，承诺内容包括若将来违约，则有义务支付违约罚金
(10)要求被警告人汇总使用涉嫌侵权商标所产生的销售额、收入额及利润额。（11)要求被警告人提供使用涉嫌侵权商标产品的客户身份及供应商身份名单。诉讼前发送警告函有以下好处
(1)通过被警告人的答复判断对方是否存在侵权恶意，或对方是否存在充分不侵权抗辩理由，例如，被警告人可能提供商标在先使用事实，或商标长期共存事实不构成恶意。
(2)有可能以较快速度和较低成本得以解决争议。
(3)有利于促使双方和谈，避免后续耗时耗费的**诉讼程序。但诉讼前发送警告函也存在以下弊端，需商标权人提前考量
(1)被警告人基于在先使用等在先权利对警告人商标权提起无效宣告诉讼。
(2)被警告人诉警告人存在不正当侵*胁行为。
(3)被警告人提前销毁证据。
(4)给被警告人提供了充分时间准备理由和证据应诉。

 2.调查*
在提起侵权诉讼前，商标权人可以提前对侵权行为调查*。提前进行调查*虽非侵权诉讼前必经程序，但是提高后续诉讼等程序胜诉率的重要措施。调查取正分为线上与线下市场调查两种模式，权利人可结合实际被侵权情况选择对应的调査方式，一般需要委托当地律师或专门的调查公司进行调查*。

3.调解或仲裁

调解或仲裁并非在马来西亚对抢注商标提起诉讼前的必经程序。在马来西亚当地实践中，较少当事人选择行政调解或仲裁程序解决争议。

4.行政投诉
依据马来西亚《商品说明法》，商标权利人可向马来西亚国内贸易、合作社与消费部执法分部（ Enforcement Division of the Ministry of Domestic Trade and Consumer
Affairs)投诉侵权行为。马来西亚国内贸易、合作社与消费部执法分部执法员有调
査侵权行为、搜集侵权信息、扣押侵权产品并对侵权人罚款等权利。

5.法院诉讼
商标权利人（包括商标所有人，独占许可被许可人和经授权的非独占许可被许可人）可向马来西亚高等法院对侵权行为提起**诉讼。决定法院管辖权的主要考量因素有：①侵权行为发生地；②侵权损害发生地；③被告住所地；④标的物所在地；⑤)寻求的救济性质等。

 马来西亚提起商标侵权诉讼时限为商标权利人发现商标侵权行为日起6年内，侵权诉讼由法官下发判决，无陪审团。该国商标侵权诉讼一般需耗时1-~2年。通常法院诉讼具体程序如下
(1)申请人向法院起诉（诉状需陈述相关事实和理由）。
(2)被申请人提交应诉状答辩。
(3)反诉。
(4)双方提交证据。
(5)法院主持调解（非必经程序）。
(6)证据开示。
(7)*证据开示。
(8)初步动议（驳回临时禁令或临时限制令）。
(9)双方书面陈述。
(10)审讯中听证、证人证言、审讯。11)判决/裁决。
(12)听证决定适当的救济措施
(13)(确认侵权判决后）损害补偿/赔偿评估。
商标侵权**诉讼可以仅为民事诉讼，也可以是刑事附带民事诉讼。
在民事诉讼中，商标权利人可获得包括获发禁令（包括临时禁令和*禁令）获得侵权赔偿并认定被诉人侵权等救济。损害赔偿额基于侵权人收益、商标权利人实际损失、律师成本等要素计算，同时可适用惩罚性赔偿
在刑事附带民事诉讼中，商标权利人可获得销毁侵权商品等救济。较高法定刑罚为5年有期徒刑附加100万马来西亚林吉特的罚款。

 6.商标边境保护措施
马来西亚**海关（ Malaysian Royal Customs)并无正式的海关备案制度，但基于 TRIPS协定，马来西亚《2019商标法》规定该国知识产权局商标处（ Registrar ofTrademarks)提供备案登记服务，商标注册人可以向商标处申请限制侵权产品进口。
该登记申请自核准日起60天内有效，注册人提前撤回除外。在60天有效期内，侵权产品进口将被禁止。各地海关在检查进口并扣押侵权货物时，将通知商标注册人提起侵权诉讼。若注册人未在规定期限内提起诉讼的，则被扣押货物将被返还给被申请人，且被申请人可就产生的损失获得赔偿。