*16676428号“一只酸奶牛”商标无效宣告案

一、基本案情

*16676428号“一只酸奶牛”商标（以下称争议商标）由成都离岸商务服务中心（即本案原被申请人）提出申请注册，*使用在*43类备办宴席、咖啡馆等服务上，经初步审定并公告后，本案申请人在法定期限内提出异议申请，2017年9月28日原国家工商总局商标局裁定申请人所提异议理由不成立，争议商标准予注册，原被申请人于2017年12月11日向原国家工商总局商标局提出争议商标转让申请，2018年4月20日经核准转让给梁英（即本案现被申请人）。

申请人以原被申请人营业执照的经营范围中包含“知识产权代理服务”，但争议商标*使用的服务不属于“商标代理”服务所属群组；争议商标是以不正当手段抢先注册他人在先使用并具有一定影响力的商标；争议商标的注册已经造成市场秩序的紊乱，致使真正权利人受到损害为由，根据《商标法》*七条、*十九条*四款、*三十二条、*四十五条**款的规定，提出争议商标无效宣告请求。

二、案件解析

本案中，原被申请人成立于2007年11月7日，经营范围包括：社会经济咨询（不含投资咨询）、知识产权代理服务、会议及展览服务（以上经营范围不含国家法律、行政法规、**决定禁止或限制的项目，依法须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。2017年12月20日出资方式变更后，其经营范围变更为：社会经济咨询（不含投资咨询）、会议及展览服务、翻译服务、机构商务代理（以上经营范围不含国家法律、行政法规、**决定禁止或限制的项目，依法须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。原被申请人在2015年4月9日向商标局申请注册争议商标时，其经营范围包括“知识产权代理服务”。

申请人于2017年10月17日对争议商标提出无效宣告请求，原被申请人于2017年12月11日向商标局提出争议商标的转让申请，2017年12月20日经成都市锦江区市场和质量监督管理局核准进行出资方式变更后，其经营范围中删除了“知识产权代理服务”。2018年4月20日经商标局核准，争议商标由原被申请人转让至现被申请人。

根据《商标法实施条例》*八十四条的规定，《商标法》所称商标代理机构，包括经工商行政管理部门登记从事商标代理业务的服务机构和从事商标代理业务的律师事务所。具体到本案，争议商标自2015年4月9日申请注册之日至2017年12月20日变更经营范围之时一直属于原被申请人所有，原被申请人企业经营范围涉及“知识产权代理服务”，而商标代理属于知识产权代理服务。因此，原被申请人主体应属于“经工商行政管理部门登记从事商标代理业务的服务机构”的范畴。争议商标并非*使用在知识产权代理服务上。故原被申请人申请注册争议商标的行为已构成《商标法》*十九条*四款所指情形。

三、典型意义

本案涉及《商标法》*十九条*四款，典型意义在于：争议商标在本案审理前由经营范围包含“知识产权代理服务”的原被申请人转让给不包含“知识产权代理服务”的本案被申请人；原商标注册人的经营范围包含的经营项目为“知识产权代理服务”，并非与《商标法》*十九条*四款表述中相一致的商标代理机构，亦未在商标局备案；原商标注册人在本案审理时已经删除“知识产权代理服务”。

《商标法》*十九条*四款规定“商标代理机构除对其代理服务申请商标注册外，不得申请注册其他商标”，该规定系对商标代理机构申请注册商标的限制性规定，即经合法登记从事商标代理业务的服务机构和从事商标代理业务的律师事务所均不得从事与其商标代理服务以外的其他商标的申请注册或受让服务。原被申请人在注册申请争议商标时的经营范围包括“知识产权代理服务”，“知识产权代理服务”包括了**、商标、版权等代理服务，故其属于《商标法》*十九条及《商标法实施条例》*八十四条**款所规定的“经工商行政管理部门登记从事商标代理业务的服务机构”。商标局于2015年1月1日作出的《关于对商标代理机构申请商标注册的审查决定的说明》，其中涉及“如未在商标局备案的商标代理机构申请注册的商标被初步审定或被核准注册，任何人可以通过异议程序或商标注册无效程序要求不予核准注册或宣告无效该注册商标无效”。由此可见，是否在商标局备案并非认定商标代理机构的必要条件。虽然至本案审理时，原被申请人的经营范围已发生变更，不再包括“知识产权代理服务”，但不能改变争议商标申请时原被申请人属于商标代理机构的事实，否则将使《商标法》*十九条*四款防止商标代理机构恶意抢注、维护商标注册秩序的立法目的落空。（2018）京73行初11936号北京知识产权法院行政判决书支持了商标局裁定。